El federal Ley Lanham Establece causas de acción civil para marca Infracción de marcas registradas a nivel federal según el Artículo 32, y de marcas no registradas según el Artículo 43(a). La mayoría de los demandantes en acciones por infracción al amparo del Artículo 32 también presentan reclamaciones al amparo del Artículo 43(a). Estas reclamaciones suelen identificarse como competencia desleal o falsa denominación de origen.
Para probar una infracción de marca registrada según la Ley Lanham, un demandante debe demostrar que: (1) posee una marca válida y legalmente protegible; (2) el demandado hizo un uso posterior no autorizado de una marca en el comercio; y (3) es probable que el uso por parte del demandado cause confusión en los consumidores.
Ser el primer usuario de la marca en el comercio de bienes o servicios específicos generalmente genera la titularidad de la misma. Un factor clave para la validez de una marca es su distintividad. Una marca adquiere distintividad, o significado secundario, cuando los consumidores la asocian con una fuente específica, por ejemplo, Coca Cola® para refrescos.
En una acción por infracción de marca, el demandante debe demostrar que un número considerable de compradores, generalmente prudentes, podrían verse confundidos como resultado del uso de la marca por parte del demandado. Los puntos clave que los tribunales consideran en casos de infracción de marca son:
- Comparación de las marcas: apariencia, pronunciación, letras comunes, impresión comercial y connotación;
- Comparación de los bienes o servicios: para ver si son lo suficientemente similares como para causar confusión en el consumidor;
- Canales comerciales: un análisis de cómo aparecen las marcas y el proceso de compra;
- Fuerza de la marca: mide la descriptividad, la sugestión, la arbitrariedad y la fantasía;
- Confusión real: si los clientes realmente se han sentido confundidos por las marcas en conflicto.
No es necesario que las marcas sean idénticas para que exista o sea probable la confusión. Sin embargo, cuanto mayor sea la similitud entre las marcas, mayor será la probabilidad de que se determine la probabilidad de confusión. Las partes suelen utilizar datos de encuestas de consumidores para establecer la probabilidad de confusión.
En algunos casos, una parte puede presentar pruebas de que el demandado adoptó su marca con la intención de engañar a los consumidores. La prueba de mala fe puede contribuir a crear la presunción de que es probable que haya confusión. Entre las pruebas que pueden sugerir una intención ilícita o de mala fe se incluyen:
- El conocimiento real del demandado de la marca del demandante antes de adoptar su marca;
- Existencia de una relación comercial previa entre las partes;
- Uso continuado de una marca por parte del demandado después de recibir notificación del demandante;
- Uso de una marca por parte del demandado después de que el demandante le denegara el permiso;
El demandante no tiene que demostrar intención deliberada en la infracción de una marca registrada.
