Algunos podrían asumir que, una vez obtenido el registro federal de marca, este otorga el derecho exclusivo de uso de la marca en determinados productos o servicios y puede impedir fácilmente su uso por terceros. Sin embargo, el derecho de marcas es más complejo. En realidad, tener un registro de marca, incluso uno válido e indiscutible, no garantiza el derecho exclusivo de uso de la marca en todas las circunstancias.
En Estados Unidos, los derechos de marca se confieren por el uso de la marca. En otras palabras, para adquirir la propiedad de una marca, no basta con haberla creado primero, ni siquiera con haberla registrado primero. En cambio, quien reclama la propiedad debe haber sido el primero en usar la marca en el comercio.
En ocasiones, un solicitante de registro federal no es el primer usuario de una marca en un territorio. Un "usuario anterior" es una persona que comenzó a usar una marca en algún lugar, o la solicitó, antes de la fecha de solicitud del solicitante de registro federal. En algunas ocasiones, un usuario anterior no registrado puede tener derechos superiores a los del usuario registrado, al menos en un territorio específico.
Controvertido vs. No Controvertido
Un registro con menos de cinco años de antigüedad se considera "disputable". Generalmente, el titular de una marca registrada disputable tiene derecho al uso exclusivo de la misma en todo Estados Unidos. Sin embargo, un usuario anterior puede continuar usando la marca en cualquier territorio donde operaba antes de la fecha de registro. Para ello, el "usuario anterior" debe demostrar que (1) usó la marca antes de la fecha de presentación del solicitante y (2) adquirió derechos de derecho consuetudinario como resultado de su uso de la marca antes del uso del solicitante en cualquier territorio.
Una marca impugnable también está sujeta a una Solicitud de Cancelación del Registro. Dicha solicitud podrá ser presentada dentro de los cinco años siguientes a la fecha de registro por cualquier persona que considere que la inscripción de una marca en el registro principal le perjudicará o le perjudicará.
Un registro se vuelve incontestable si, transcurrido el quinto año de registro, el titular presenta una declaración jurada en la que (1) declara que no se han dictado decisiones adversas respecto a su derecho a usar la marca, (2) que no existen procedimientos de ese tipo pendientes, y (3) que la marca ha estado en uso continuo durante cinco años consecutivos. A pesar de la categoría de registro incontestable, sigue estando sujeto a los derechos de usuario anteriores que existían al momento del registro en cualquier territorio en particular, basándose en el uso que continúa hasta la fecha.
Si un usuario anterior puede demostrar que ha continuado utilizando una marca sin interrupción significativa desde antes del uso del titular del registro en un territorio, seguirá teniendo derechos superiores a los del titular del registro en dicho territorio. Sin embargo, a diferencia de las marcas impugnables, el registro de una marca incontestable no puede cancelarse.
Cualquier persona interesada en registrar una marca debe tener en cuenta que el registro por sí solo no establece de forma concluyente un derecho exclusivo de uso de la marca. Lo cierto es que los usuarios anteriores gozan de una protección significativa bajo la... Ley de Marcas Registradas, y en algunas ocasiones los usuarios anteriores pueden tener derechos superiores a los de un usuario registrado, al menos en un territorio específico.
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