Cualquier persona que considere que el registro de una marca solicitada le perjudicará puede interponer un procedimiento de oposición contra la solicitud mediante la presentación de un escrito de oposición. Este escrito debe ser presentado por alguien con un interés real o legítimo en el resultado del registro. Quien se considere legitimado para oponerse al registro de una marca puede fundamentar su oposición, entre otras razones, en que la marca solicitada:
- es probable que cause confusión con la marca o solicitud del oponente;
- es meramente descriptiva, ya que no es tan distintiva como para ser una marca reconocible para los bienes o servicios que ofrece (por ejemplo, “Entrega rápida”, para servicios de entrega);
- es principalmente descriptivo geográficamente, ya que simplemente describe de dónde provienen los bienes o servicios (por ejemplo, “Georgia's Peaches”, para duraznos de Georgia);
- es engañoso;
- es probable que diluya una marca famosa (por ejemplo, el remolque de Pepsi);
- el solicitante o registrante cometió fraude en la USPTO, como cuando un solicitante a sabiendas hace declaraciones falsas o tergiversadas en la solicitud.
Para prevalecer sobre la base de la probabilidad de confusión, el oponente o solicitante debe demostrar que posee derechos de propiedad anteriores y que la marca solicitada es probable que cause confusión. Se presume que un registro en el Registro Principal tiene prioridad sobre una solicitud pendiente. Un oponente o solicitante también puede demostrar derechos anteriores demostrando el uso de su marca en el comercio en EE. UU. antes del primer uso del solicitante. El uso puede incluir:
- Como marca registrada;
- Como nombre comercial;
- En publicidad.
Todas las oposiciones se presentan ante la Junta de Juicio y Apelación de Marcas, un tribunal administrativo conforme a las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La Junta de Juicio y Apelación de Marcas evalúa la probabilidad de confusión mediante una prueba multifactorial que examina:
- Similitud de las marcas en sus totalidades, en apariencia, sonido, connotación e impresión comercial;
- Similitud en la naturaleza de los productos o servicios descritos en una solicitud o registro;
- Similitud de los canales comerciales establecidos;
- Condiciones en que se realizan las ventas;
- Reconocimiento de la marca anterior;
- Número y naturaleza de marcas similares en uso en productos similares.
Una Notificación de Oposición debe presentarse dentro del "Período de Oposición" de 30 días establecido por la USPTO. Cuando una solicitud se publica para oposición, tendrá 30 días para presentar una oposición o solicitar una prórroga (que le otorga 30 o 90 días adicionales). Si se le pasa el plazo de publicación, aún puede oponerse a la marca registrada solicitando una prórroga. Petición de cancelación.
