8 Cosas a tener en cuenta al inventar (Parte 1)

Ley EPGD Derecho del Entretenimiento

#1 La invención debe ser útil, novedosa y no obvia

Las patentes de utilidad en Estados Unidos y sus territorios están regidas por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Para obtener una patente, el inventor debe demostrar que la invención es eficiente, novela y no-obvio.

  1. Conveniente, es decir que cumple una función, más allá de ser ornamental y/o estética.
  2. Novela – lo que significa que no se ha inventado antes. Si la misma invención es creada por varias personas por separado, la patente está disponible para el primero que la solicite, pero no para el primero que la invente.
  3. No obvio – lo que significa que debe demostrarse que la invención no era obvia para una persona con conocimientos o habilidades en esa área.

Los elementos ornamentales aplicados sobre objetos útiles son objeto de patentes de diseño, siempre que resulten nuevos y no obvios.

#2 Probablemente existan inventos similares al tuyo.

Inventar es costoso. Por eso, antes de invertir tiempo y dinero en modelado, iteraciones y prototipos, y mucho antes de solicitar una patente, investigue. Es importante comprobar si existen invenciones similares a la suya y si están patentadas. No podrá obtener una patente sobre elementos de su idea que ya sean conocidos o protegidos. Por lo tanto, realice una búsqueda del estado de la técnica.

Una búsqueda del estado de la técnica es una investigación exhaustiva de diferentes fuentes para determinar la patentabilidad de una invención. La búsqueda se realiza en bases de datos, publicaciones y otras fuentes donde se puede dar a conocer una invención. Estas incluyen bases de datos de la USPTO, Google Patents y cientos de otras fuentes, tanto gubernamentales como industriales, a nivel nacional e internacional.

Es preferible que esta búsqueda la realice una persona o entidad con experiencia y conocimientos en este ámbito, como un abogado, una agencia de patentes o una firma especializada en la búsqueda del estado de la técnica. Implica una investigación exhaustiva y un conocimiento del lenguaje técnico para interpretar publicaciones, solicitudes y patentes.

#3 Su situación laboral puede afectar su invención.

Si usted es un empleado y su trabajo implica la creación de propiedad intelectual (por ejemplo, diseñador gráfico, programador, ingeniero), es probable que esté sujeto a acuerdos de confidencialidad, no competencia y/o cesión de derechos de propiedad intelectual con su empleador.

El acuerdo de confidencialidad obliga al empleado a no divulgar ni utilizar información considerada confidencial por su empleador dentro de su relación laboral. Por lo tanto, si un empleado utiliza información obtenida a través de su empleo para fines ajenos a su trabajo, como el desarrollo de un invento por su cuenta, podría estar incumpliendo su obligación de preservar y no divulgar ni utilizar de ningún otro modo materiales confidenciales.

Por otro lado, un acuerdo de no competencia prohíbe al empleado trabajar en o para fines y empresas que puedan competir con los productos y servicios ofrecidos por el empleador. Esto puede prorrogarse incluso después de la finalización de la relación laboral. Por lo tanto, si un empleado, en su tiempo libre, desarrolla una invención por su cuenta, lo cual puede considerarse competencia para su empleador, podría estar incumpliendo su obligación de no competencia.

Finalmente, la "Cesión de PI" constituye un acuerdo en el que usted, como empleado, cede a su empleador todos los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones realizadas como parte de su trabajo o realizadas con materiales del empleador o durante su jornada laboral. Por lo tanto, si usted, en su tiempo libre, desarrolla una invención o creación relacionada con las tareas que habitualmente realiza en su trabajo, dicha invención podría ser propiedad de su empleador y no suya.

Para ver hasta dónde llegan tus limitaciones, analiza detenidamente los acuerdos que tienes con tu empleador, si tienes alguno, sobre inventos creados en tu tiempo libre y con tus propios materiales.

#4 Solicitar una patente es publicar su invención.

Solicitar una patente puede considerarse un contrato entre inventores y el público (gobierno) en el que, a cambio de hacer pública su invención, se les otorga un monopolio limitado sobre ella. Esto impedirá que otros, durante un período limitado, la usen, fabriquen, vendan, importen u ofrezcan la venta de la invención (EE. UU.).

Al solicitar protección por patente, renuncia a la confidencialidad de su invención. Cuando su invención sea pública, no podrá obtener protección como secreto comercial.

Es importante analizar la probabilidad de éxito de una patente. Alternativamente, es posible mantener la propiedad de la invención como secreto comercial. Los secretos comerciales pueden ser información, objetos, invenciones o cualquier activo que genere valor para una empresa, y su valor es el resultado de su confidencialidad.

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales no caducan mientras no se hagan públicos. Sin embargo, una vez que se hacen públicos, dejan de ser secretos y pierden su protección. Además, un secreto comercial prohíbe a terceros usarlo o divulgarlo. Por lo tanto, si otras personas descifran o inventan su secreto mediante procesos legales, como la ingeniería inversa, podrán usarlo.

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El derecho es un campo en constante evolución y el contenido aquí incluido puede no reflejar los desarrollos legales, estatutos o jurisprudencia más actuales. 

Esta publicación está destinada únicamente a fines informativos y educativos generales y no constituye asesoramiento legal ni crea una relación abogado-cliente entre EPGD Business Law y cualquier lector.


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Silvino Díaz

Silvino Edward Díaz, Esq., es el Director del Grupo de Derecho del Entretenimiento en EPGD. Cuenta con más de 10 años de experiencia representando a artistas, compañías y marcas ganadores de premios Grammy y Emmy en importantes acuerdos, demandas y como asesor general. Ha representado a proveedores de streaming digital (DSP) líderes mundiales, así como a publicaciones de renombre como Rolling Stone en Español y otras empresas globales. Su práctica abarca industrias como la música, las artes, la tecnología, las criptomonedas, los medios de comunicación, la industria editorial y la privacidad de datos, entre otras. La revista Billboard lo reconoció como uno de los mejores abogados musicales de Estados Unidos (2022); y Super Lawyers lo distinguió como una estrella en ascenso en deportes y entretenimiento (2021-2025). Es profesor, orador y mentor de miles de personas a través de su plataforma Starving Artists, un servicio legal y canal de medios para artistas, creadores y emprendedores. Es autor de tres (3) libros, incluyendo la "Guía de Ventas de Catálogos Musicales", una guía práctica integral para artistas, ejecutivos y profesionales de la industria musical.

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